FILA 상표권 침해 징벌적 3배 손해배상 인정

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중국 상표법은 한국 상표법과 달리 징벌적 3배 손해배상을 인정한다. 최근 중국의 FILA 상표권을 침해하는 민사 소송 사건에서 중국 법원이 징벌적 3배 손해배상을 인정한 판결이 나와 주목받았다.

글_손보인 법률사무소 영무 변호사·변리사

 

 

 

FILA 상표권은 한국에서도 상당히 유명한 브랜드인데, FILA코리아㈜가 FILA 브랜드와 관련된 전 세계 상표권에 관한 권리를 행사하고 있다. 다만, 중국 FILA 상표권은 현재 싱가포르에 소재한 FULL PROPECT(IP) PTE. LTD가 보유하고 있다. 이러한 FILA코리아㈜의 중국 FILA 브랜드 사업에서 발생한 상표권 침해 사건은 어떻게 진행됐는지 살펴보자.

현행 중국 상표법에 따른 징벌적 손해배상 산정 방식
현재 시행 중인 중국 상표법은 2013년 8월 30일 개정, 공표된 것으로 개정 과정에서 3배 징벌적 손해배상제도가 도입되었다. 중국 상표법 제63조는 ‘상표전용권 침해의 배상 액수는 권리자가 피침해 기간에 권리 침해로 입은 실제 손실에 따라 확정한다. 실제 손실을 확정하기 어려운 경우, 권리침해자가 침해 기간에 그 권리 침해로 취득한 이익에 따라 확정한다. 권리자의 손실 또는 권리침해자가 취득한 이익을 확정하기 어려우면 상표허가 사용료의 배수로 합리적으로 확정한다. 악의적으로 상표전용권을 침해했고 경위가 엄중한 경우, 상기 방법으로 확정한 배상 액수의 1배 이상 3배 이하로 배상 액수를 확정한다. 배상 액수에는 권리자가 권리침해 행위의 제지를 위해 지급한 합리적인 지출을 포함한다’라고 규정하고 있어 악의적이고 그 침해가 엄중한 경우 징벌적 손해배상을 적용한다.
‘1배 이상 3배 이하’에 해당하는 징벌적 손해배상을 인정받기 위해서는 우선 기본적인 손해가 인정돼야 한다. 중국 상표법은 다음 3가지 방식인 침해행위로 인하여 발생한 실제 손해, 침해자가 권리침해로 얻은 이익, 상표 사용권 사용료 중 하나로 기본적인 손해가 입증돼야만 이를 기준으로 1에서 3배에 해당하는 징벌적 손해배상을 산정하도록 하고 있다. 그러나 기본적인 손해 산정이 어려워 실제 징벌적 손해배상을 인정받는 것이 생각보다 쉽지 않다.

 


중국 FILA상표권 침해 사건

. 사실관계
원고인 중국 휠라스포츠유한공사(斐乐体育有限公司)는 2007년 중국 복건성 하문시에 설립한 회사로 중국 지역에서 FILA에 관련된 상표권에 대한 전용사용권을 보유하고 있다. 실제 FILA에 관련된 상표권은 싱가포르에 소재한 FULL PROPECT(IP) PTE. LTD가 보유하고 있고, 이 회사와 중국 휠라스포츠유한공사는 위의 표와 같이 4개의 FILA 상표 브랜드에 대한 전용사용권 계약을 체결했다. 한편, 실제 FILA 브랜드 상표는 빨간색과 파란색을 가미해 사용됐다.
피고들은 모두 4인인데, 피고 1은 신발 제조업체 저장중위안신발유한공사, 피고 2는 인터넷 쇼핑몰 JD.COM 등을 운영하는 기업 서안시중위안전자상무유한공사이며, 피고 3 류준은 피고 1, 2의 회사에 법인대표로 있었던 자이고, 피고 4는 전자상거래 플래폼을 운영하는 기업 북경징둥전자상거래유한공사다. 피고들은 두 개의 색깔이 가미된 실제 FILA 상표와 유사한 표장이 부착된 신발을 제조해 판매하고 있었으며, ‘휠라(斐乐)’와 중문 발음이 유사한 ‘飛樂’ 등의 문구를 사용했다.

. 중국 법원 판단
우선 1심 법원인 베이징시 서성구 인민법원은 피고 1과 3에 대한 상표권 침해를 인정했고, 피고 4의 경우에는 인터넷 네트워크 서비스만을 제공했을 뿐 상표권 침해에 공모했거나 고의로 판매했다는 등의 증명이 없어 상표권 침해를 인정하지 않았다. 이에 따라 법원은 피고 1과 3에 대해 상표권을 침해하는 신발 제품에 대한 생산, 판매, 홍보, 웹사이트 삭제, 해당 인터넷 판매 사이트 링크 삭제와 차단 등의 금지를 명했고, 원고의 경제적 손해 791만 위안과 소송비용 41만 위안에 대한 연대책임을 인정하며 일간지와 홈페이지에 침해 사실을 공표하라고 판결했다.
1심 법원은 특히 손해배상에서 3배에 해당하는 징벌적 손해배상을 791만 위안(한화 약 13억 원 상당)으로 판단했다. 우선 피고 1이 침해행위로 인하여 얻은 이익을 제품 판매 이익의 3분의 1로 추정한 금액에서 매출원가, 세금, 부가비용 등을 공제한 금액 등을 공제한 약 263만 위안을 기본 손해배상액으로 인정하고, 기본 손해배상액에 3배를 하여 최종적으로 징벌적 손해배상금액으로 약 791만 위안을 산정한 것이다.
한편, 피고들은 1심에 불복해 2심 법원인 베이징 지식재산권법원에 항소했으나, 2심 법원은 1심 판결을 그대로 유지해 피고 1과 3은 최종 패소했다.

. 시사점
중국에서의 상표권 침해 사건은 한국 기업에도 자주 발생하는 사건으로, 한국 기업도 사안에 따라 보다 적극적인 검토와 대응을 하는 경우 중국 상표법상 징벌적 손해배상 주장을 해 볼 수 있다. 중국 상표법에 따른 징벌적 손해배상 주장에서 주의해야 할 점은 권리자가 우선 기본적인 손해배상에 대해 입증을 해야 한다는 것과 침해자의 침해행위가 악의적이고 매우 중대한 사안이라는 점에 대해서도 주장 입증을 해야 한다는 것이다.
앞서 설명한 FILA 상표권 침해 사건의 특수한 면을 살펴보면, 해당 사건의 원고와 피고는 모두 중국 회사였는데, 실제 싱가포르 회사인 상표권자가 중국 기업에 해당 상표권의 전용사용권을 부여하고 결국 전용사용권자인 중국 기업을 통해 실제 상표권 침해 소송을 진행, 유리한 결과를 얻었다는 점에 주목할 필요가 있다. 다만, 과연 중국법원이 외국기업이 중국기업을 상대로 상표권 침해 소송을 직접 진행한 경우까지 징벌적 손해배상을 인정해 줄지는 아직 의문이다.  

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