상표 ‘쿵푸팬더’의 상품화 권리

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미국 드림웍스가 제작한 영화 <쿵푸팬더>는 중국 개봉 애니메이션 중 최고 수익을 기록하며 큰 성공을 거뒀다. 상표권 ‘KUNG PU FANDA’에 대한 분쟁은 중국 개봉 후 얼마되지 않아 시작됐다.

글_손보인 법률사무소 영무 변호사·변리사

 

 

드림웍스가 뉴욕 추수감사절 퍼레이드에서 쿵푸팬더 캐릭터를 선보였다. 

 

 

영화 <쿵푸팬더>는 미국 드림웍스가 제작하여 흥행에 성공한 영화로 2008년 베이징올림픽과 비슷한 시기인 2008년 6월 5일에 개봉하였다. 외화 애니메이션 영화 최초로 전 세계 최초 개봉했고, 1편의 성공에 힘입어 후속작으로 2011년 <쿵푸팬더2>와 2016년 <쿵푸팬더3>가 연달아 제작되었다. 당시 한국에서 영화 <쿵푸팬더>는 극장 개봉 애니메이션 사상 최대 흥행을 거둔 영화로 전국 330만 관객을 동원하였고, 그 후속작인 <쿵푸팬더2>는 전국 507만 관객이 관람하였다.  중국에서도 <쿵푸팬더>는 영화시장을 석권하며 1억8,000만 위안(한화 약 304억 원)이라는 중국 개봉 애니메이션 중 최고수익을 기록하며 크게 성공하였다. 그런데 중국에서 영화 <쿵푸팬더>가 개봉하고 얼마되지 않아 중국 상표국에 ‘KUNG PU FANDA’라는 상표가 드림웍스가 아닌 타인에 의하여 출원되면서 분쟁이 발생하게 되었다.

 

드림웍스 외 개인에 의한 중국 상표 출원

드림웍스 사는 영화가 개봉되기 이전인 2006년 6월 6일에 ‘KUNG FU PANDA’라는 중국 상표를 출원하였는데, 해당 상표의 지정상품의 종류로 9류인 컴퓨터 주변기기, 광학 디스크, 컴퓨터 디스크, 비디오 디스크 등과 28류인 장난감, 장난감 인형, 운동기구, 게임기기 등 영화를 통하여 직접적으로 상업화할 수 있는 지정상품에 한하여 상표를 신청하였다. 그런데 <쿵푸팬더>가 중국에서 개봉되자 <쿵푸팬더> 상표와 동일하거나 유사한 표장에 대한 중국 상표 출원이 드림웍스와는 아무런 사업적 관계가 없는 타인들에 의해 시도되었다. 이러한 유사 상표권의 출원의 특징은 드림웍스가 실질적으로 직접 사업을 하고 있거나, 상표권 출원 지정상품인 9류와 28류를 제외한 나머지 지정상품류에 대한 회피 출원을 통한 등록 시도들이었다. 

 

 


팬더, 호랑이, 원숭이, 뱀 등을 친숙한 캐릭터로 제작해 세계적으로 사랑받은 애니메이션 영화 <쿵푸팬더>
 

 

 

드림웍스, 상품화 권리 침해 주장

중국 상표법에 따라 중국 출원 상표가 상표국의 심사를 마치면 출원공고 되고, 출원공고가 된 상표에 대한 권리에 이의가 있는 자는 이의신청을 할 수 있다. 드림웍스는 중국 개인인 호효중이 출원한 상표가 중국 상표국에 의하여 출원공고가 되자, 해당 상표는 중국 2001년 당시 구상표법 제29조, 제31조, 제10조 제1항 8호에 따라 드림웍스가 먼저 출원한 상표들과 동일하거나 유사하며, 드림웍스의 선권리인 ‘상품화 권리(Merchandising rights)’를 침해하고, 사회주의 도덕풍토를 해치거나 기타 불량한 영향을 미치는 상표이므로 거절되어야 한다며 호효중의 상표에 대한 이의신청을 하였다. 그러나 중국 상표국이 드림웍스의 이의신청을 받아들이지 않자, 드림웍스는 해당 이의결정에 대한 상표평심위원회에 이의복심을 제기하였고 역시 패소하였다. 

드림웍스는 여기서 포기하지 않고 베이징 제1중급 인민법원에 이의복심 결과에 대하여 소송을 제기하였으며, 베이징 제1중급 인민법원은 드림웍스가 주장하는 선권리로서 ‘상품화 권리’가 중국법 상의 명문으로 인정되지 않는다는 이유로 호효중의 손을 들어 주었다. 드림웍스는 다시 베이징 제1고급법원에 상고하였는데, 베이징 제1고급법원은 2015년 8월에 이전 복심과 원심과 달리, 드림웍스의 선권리로서 ‘상품화 권리’를 인정하며 호효중의 출원 상표는 거절되어야 한다고 판단하였다. 베이징 제1 고급법원은 구상표법 제31조에 의한 ‘선권리’에는 중국법상 명문으로 인정되는 권리 이외에도 법적으로 보호가치가 있는 다른 정당한 권리도 포함되어야 하며, 그러한 권리 중에서 ‘상품화 권리’가 포함될 수 있다고 하였다. 또한 유명한 영화 제목이나 캐릭터 이름 등이 보호될 수 있으며, 유명한 영화제목이나 캐릭터 이름의 유명세에 편승하여 유사한 지정상품으로 출원하는 경우 그 상표출원인의 의도를 고려하여 상품출처의 오인혼동 가능성을 검토하여 상표 등록 여부를 결정해야 한다고 하였다. 

 


 

 

드라마·영화 제목에 대한 상품화 권리

우리나라의 드라마나 영화를 포함하여 다양한 문화콘텐츠가 중국 시장에 진출하고 있으며 중국 시장에서도 괄목할 만한 성공을 거두고 있다. 한국 드라마와 영화가 중국에서 큰 흥행에 성공한 이후에는 관련된 상품들을 상업화하여 부가적인 추가 수익을 거둘 수 있는 후속적인 사업이 따르기 마련인데, 이러한 과정에서 중국 상표 브로커나 관련 타 사업자들과의 상표권에 관한 법적 분쟁이 발생할 수 있다. 중국 법원은 영화 제목인 <쿵푸팬더>의 흥행에 따라 그에 관련된 유사한 표장에 대한 타인의 상표출원을 드림웍스의 ‘상표화 권리’를 인정하며 거절되어야 한다고 판시하였는데, 그러한 영화 제목에 대한 ‘상품화 권리’는 우리나라 드라마나 영화 제목에 대해서도 동일하게 적용될 수 있을 것이다. 이에 대한 분쟁을 사전에 방지하기 위해서는 처음부터 예상 가능한 사업범위 내에서 중국 상표권을 미리 출원하여 권리를 확보하는 것이 가장 손쉬운 방법이다. 

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지난호